一、專利起訴賠償應(yīng)該注意什么?

專利起訴賠償應(yīng)該注意以下方面的問題：

(一)原告主體資格確定

《專利法》第六十條規(guī)定：“未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即侵犯其專利權(quán)，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理”。從該規(guī)定可知原告包括專利權(quán)人和利害關(guān)系人兩類：

1、專利權(quán)人

專利權(quán)人可以是單位，也可以是個人，原始專利權(quán)人依專利登記證書登記的權(quán)利人確定。若單位名稱發(fā)生了變更，則變更后的單位是專利權(quán)人，若單位發(fā)生了分立，則依分立協(xié)議約定來確定，若單位發(fā)生了合并，則合并后的單位是專利權(quán)人。若自然人是專利權(quán)人，自然人死亡，則繼承人是專利權(quán)人。因此，原告起訴時應(yīng)提供專利權(quán)證書、專利登記簿副本、專利授權(quán)公告文本(發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臑闄?quán)利要求書、說明書、摘要及摘要附圖;外觀設(shè)計的為公告授權(quán)的圖片或照片及簡要說明)、專利年費收據(jù)、單位營業(yè)執(zhí)照、單位組織機構(gòu)代碼證、單位法定代表人(負(fù)責(zé)人)證明、單位名稱變更證明、單位分立或合并協(xié)議、自然人身份證明、自然人死亡證明、繼承人資格證明等。

若專利權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓，則受讓人是專利權(quán)人，但前提必須是專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效，專利權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給受讓人的。因此，起訴時，受讓人應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓合同和登記證明等。如果沒有在國家知識產(chǎn)權(quán)局登記，而法院已經(jīng)受理了，那我認(rèn)為可以考慮以下幾種途徑解決：一是在辯論終結(jié)之前完成登記;二是可以考慮侵害合同之債;三是是可以考慮撤訴，登記后重新起訴。

2、利害關(guān)系人

(1)獨占許可合同被許可人。被許可人應(yīng)提供主體資格相關(guān)證明和獨占許可合同。

(2)排他許可合同被許可人：被許可人應(yīng)提供主體資格相關(guān)證明和獨占許可合同。

特別需要注意的是專利權(quán)普通許可合同的被許可人無權(quán)以他人侵犯專利權(quán)提起訴訟，除非普通許可合同有特別約定。特別約定比如授權(quán)給普通許可合同的被許可人起訴的權(quán)利;普通許可人與被許可人約定在第三方侵權(quán)的情況下，普通許可人構(gòu)成違約等。如果沒有這些約定的話，普通許可合同被許可人可以要求專利權(quán)人提起訴訟，若專利權(quán)人不提起訴訟，被許可人可以考慮以不正當(dāng)競爭行為提起訴訟。

(二)專利權(quán)有效性

1、專利權(quán)是否超過保護期限

發(fā)明專利保護期限為20年，實用新型專利和外觀設(shè)計專利保護期限為10年。專利保護期從申請之日起開始計算而不是從授予專利權(quán)之日開始計算。若是發(fā)明專利，則從專利公告之日起至專利權(quán)授予之日期間，可以要求專利實施人支付適當(dāng)?shù)馁M用。從這里可以看出在這一階段實施人不構(gòu)成專利侵權(quán)，如果構(gòu)成侵權(quán)則不是支付適當(dāng)?shù)馁M用問題，而是賠償問題。也可以看出實用新型和外觀設(shè)計專利在這一階段不受專利法保護。作為權(quán)利人可以考慮通過商業(yè)秘密、著作權(quán)進行一定的保護。

2、專利權(quán)人是否繳納年費

專利權(quán)人每年應(yīng)繳納年費，若專利權(quán)人未繳納年費，則喪失專利權(quán)，但是，在專利繳費期限屆滿后六個月內(nèi)補繳，專利權(quán)仍然有效。繳費時間在專利權(quán)證書中均有載明，應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。

3、專利權(quán)人是否轉(zhuǎn)讓專利權(quán)

如果侵權(quán)行為發(fā)生在轉(zhuǎn)讓前，原專利權(quán)人在訴訟時效內(nèi)仍有權(quán)提起訴訟。

4、實用新型專利和外觀設(shè)計專利是否取得專利權(quán)評價報告

《專利法》第六十一條規(guī)定：專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，

人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。

因此，建議專利權(quán)人在被授予實用新型和外觀設(shè)計專利時提出專利權(quán)評價報告申請，以方便以后盡快提起訴訟，維護專利權(quán)人利益。需要說明的是，2009年10月1日以前授予專利權(quán)的，仍然只能要求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具檢索報告。

(三)被告確定

從理論上說，以下五種主體都可以成為發(fā)明專利和實用新型專利的被告：

生產(chǎn)者;銷售者;進口者;許諾銷售者;以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的使用者。

以上主體可以確定為外觀設(shè)計專利的侵權(quán)人。但在實踐中，我們一般不希望將使用者作為被告，因為使用者承擔(dān)的責(zé)任往往是停止使用，達不到打擊直接侵權(quán)者的目的。所以，我們建議將生產(chǎn)者、銷售者、許諾銷售者或進口者作為被告，但是，如果暫時無法確定生產(chǎn)者、銷售者和進口者時，可以先將以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的使用者作為被告，然后由被告舉出證據(jù)證明專利產(chǎn)品的生產(chǎn)者或銷售者，從而追加被告或另行提起訴訟。依據(jù)《專利法》第七十條規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。因此，一般情況下，使用者、銷售者、許諾銷售者會有產(chǎn)品的合法來源，從而免除其賠償責(zé)任。

(四)專利侵權(quán)事實

對專利侵權(quán)事實的證據(jù)進行固定一般應(yīng)通過公證處、知識產(chǎn)權(quán)局、海關(guān)、法院等機關(guān)對專利侵權(quán)產(chǎn)品進行查封、扣押、保全等。證據(jù)保全內(nèi)容一般應(yīng)涉及侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)人與他人簽訂的買賣合同、銷售發(fā)票、說明書、宣傳畫冊、營銷人員名片等。然后將侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品權(quán)利要求書進行比對來確定是否構(gòu)成侵權(quán)。比對方法：相同原則、等同原則、全面覆蓋原則。

(五)損害賠償額計算

專利侵權(quán)的民事法律責(zé)任包括停止侵權(quán)、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品、損害賠償?shù)?，民事?zé)任關(guān)鍵是確定損害賠償額，依據(jù)《專利法》規(guī)定，損害賠償額包括因侵權(quán)所受到的實際損失和為

制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。合理開支至少包括調(diào)查取證費、公證費、律師代理費等。

《專利法》第六十五條規(guī)定：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的

損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。

權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)

第十六條規(guī)定：人民法院依據(jù)專利法第六十五條第一款的規(guī)定確定侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益，應(yīng)當(dāng)限于侵權(quán)人因侵犯專利權(quán)行為所獲得的利益;因其他權(quán)利所產(chǎn)生的利益，應(yīng)當(dāng)合理扣除。

侵犯發(fā)明、實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品系另一產(chǎn)品的零部件的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)該零部件本身的價值及其在實現(xiàn)成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數(shù)額。

侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品為包裝物的，人民法院應(yīng)當(dāng)按照包裝物本身的價值及其在實現(xiàn)被包裝產(chǎn)品利潤中的作用等因素合理確定賠償數(shù)額。

(六)訴訟時效

《中華人民共和國專利法》第六十八條規(guī)定：侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計算。

發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前使用該發(fā)明未支付適當(dāng)使用費的，專利權(quán)人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥耸褂闷浒l(fā)明之日起計算，但是，專利權(quán)人于專利權(quán)授予之日前即已得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥?，自專利?quán)授予之日起計算。

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十三條規(guī)定：侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算。權(quán)利人超過二年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時仍在繼續(xù)，在該項專利權(quán)有效期內(nèi)，人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為，侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

這里的“得知”或“應(yīng)當(dāng)?shù)弥钡膶ο髴?yīng)是侵權(quán)行為和侵權(quán)行為人兩個方面。只有在權(quán)利請求人“得知”或“應(yīng)當(dāng)?shù)弥鼻謾?quán)行為和侵權(quán)行為人時，法律所賦予的訴權(quán)才能真正地實現(xiàn)，訴訟時效的起算才具有實質(zhì)意義。

以上訴訟時效的規(guī)定要求權(quán)利人積極行使訴權(quán)，若從知道或應(yīng)當(dāng)知道專利侵權(quán)之日起超過2年的且侵權(quán)人已停止侵權(quán)，則權(quán)利人喪失了勝訴權(quán)。若從知道或應(yīng)當(dāng)知道專利侵權(quán)之日起超過2年且侵權(quán)人在起訴時仍在侵權(quán)的，則不喪失勝訴權(quán)，但損害賠償數(shù)額只能計算最近2年的損失。

(七)確定訴訟管轄地

訴訟地域管轄問題影響到權(quán)利人行使訴權(quán)的成本和訴訟結(jié)果，因此，爭取對權(quán)利人有利的人民法院進行管轄是非常重要的。專利侵權(quán)的訴訟地域管轄地為侵權(quán)行為地或被告住所地。

侵權(quán)行為地包括侵權(quán)行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地，具體包括被控侵犯發(fā)明、實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的制造、銷售、許諾銷售、進口等行為的實施地;假冒他人專利的行為實施地，以及上述侵權(quán)行為的侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。

被告住所地指戶籍所在地、經(jīng)常居住地、主要辦事機構(gòu)所在地。

原告僅對侵權(quán)產(chǎn)品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權(quán)產(chǎn)品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權(quán);以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權(quán)。銷售者是制造的分支機構(gòu)，原告在銷售地起訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者制造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權(quán)。

從以上規(guī)定可知，可以通過一定的方法來選擇對原告有利的法院管轄，比如在原告所在地購買侵權(quán)產(chǎn)品，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的進行使用;由原告所在地的銷售商購買侵權(quán)產(chǎn)品進行銷售等方法。

二、專利侵權(quán)應(yīng)訴應(yīng)注意的問題

(一)程序上的抗辯

程序上的抗辯主要需審查原告起訴是否符合《民事訴訟法》第108條規(guī)定：1、審查原告是否是權(quán)利人或利害關(guān)系人;2、審查原告是否擁有合法的專利3、審查被告主體是否適格;4、審查受理的法院是否有管轄權(quán);5、審查實用新型和外觀設(shè)計專利是否取得了專利權(quán)評價報告

(二)實體上的抗辯

1、無效宣告抗辯

在答辯期內(nèi)對實用新型和外觀設(shè)計專利提出無效宣告請求。由于實用新型與外觀設(shè)計專利授權(quán)均不作實質(zhì)審查，發(fā)明專利授予中的實質(zhì)審查基于檢索資料和審查員自身知識的

局限性也難以保證沒有錯漏，專利無效成為專利侵權(quán)訴訟中最常用的抗辯事由。

2、時效抗辯

3、現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯

現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)?，F(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計。當(dāng)被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，而被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，根本沒有新穎性時，可以直接認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)。

4、比對被告產(chǎn)品是否完全落入原告的發(fā)明專利和實用新型專利權(quán)利要求范圍。被控侵權(quán)人需要解決的是被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入專利保護范圍的問題。發(fā)明和實用新型專利保護范圍以權(quán)利要求書為準(zhǔn)，訴訟中法院將對專利權(quán)利要求書和被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征進行比對，用以認(rèn)定兩者是否一致或等同。技術(shù)特征完全不一致或部分不一致處的替代技術(shù)是經(jīng)過創(chuàng)造性勞動并比專利技術(shù)有了實質(zhì)進步的，不在侵權(quán)之列。

5、比對被控產(chǎn)品與原告外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是否使用在相同或者類似產(chǎn)品。產(chǎn)品分類通常是以產(chǎn)品的功能、用途作為標(biāo)準(zhǔn)，同時參考國際外觀設(shè)計分類表(即洛迦諾條約)有關(guān)商品的分類。如果外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與被控侵權(quán)產(chǎn)品在功能、用途上是相同的，就可以確定二者是相同或者類似商品。如果二者在功能、用途上不相同，可以認(rèn)定二者既不是相同商品，也不是類似商品，從而認(rèn)定專利侵權(quán)不成立。

6、法定免責(zé)事由抗辯

我國專利法第六十三條規(guī)定了不視為侵犯專利權(quán)的四種情形：權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時過境和科研及實驗?zāi)康牡氖褂?。其中先用?quán)原則要求技術(shù)是在專利權(quán)申請日前合法取得并只能在原有范圍內(nèi)使用，科研目的使用免責(zé)則是科技發(fā)展所必須。另外該條還規(guī)定不知是侵權(quán)產(chǎn)品而使用或銷售并能證明其產(chǎn)品合法來源的專利產(chǎn)品使用者或銷售者不承擔(dān)賠償責(zé)任(不明知、不應(yīng)知銷售)。這一規(guī)定綜合考慮了使用者或銷售者對侵權(quán)產(chǎn)品的審查能力、交易安全、專利權(quán)人利益等因素，避免了對使用者、銷售者過于嚴(yán)格的責(zé)任認(rèn)定，同時其

他侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)也保證了權(quán)利人的利益維護。

7、合同抗辯

在專利侵權(quán)糾紛中，越來越多的被告采用了合同抗辯。合同抗辯是由于從屬權(quán)利和重復(fù)授權(quán)的存在，同一個或近似的技術(shù)方案，可能有兩個或兩個以上的專利權(quán)人，被告以得到其專利權(quán)人許可而進行的一種抗辯方式。

8、賠償數(shù)額的抗辯

原告在提起侵權(quán)訴訟時，較多的以法定賠償作為賠償?shù)囊罁?jù)。若被告的侵權(quán)成立，但獲利明顯低于原告的主張時，被告可以以自己侵權(quán)獲利的數(shù)額對原告提出的過高的賠償數(shù)額進行抗辯。為此，被告應(yīng)提供有公信力的財務(wù)審計報告，證明自己的獲利狀況;同時也可提供其他輔助證據(jù)，如公司的營業(yè)執(zhí)照等證明成立日期至發(fā)生侵權(quán)行為之間的時間較短等證據(jù)，以進一步減輕自己的賠償責(zé)任。

發(fā)現(xiàn)專利權(quán)被侵犯之后，首先需要確定侵權(quán)者是誰，然后若是該專利依舊是處于被法律規(guī)范保護期間，那么就可以將侵權(quán)事實、侵權(quán)后造成的損害以及希望得到的司法救濟，都寫進訴狀之后，提交給法院。

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