上海市高級人民法院

民事判決書

　?。?004）滬高民三（知）終字第61號

　　上訴人（原審被告）蘇州三大制衣有限公司，住所地：江蘇省太倉市金浪鎮(zhèn)老閘區(qū)。

　　法定代表人王保剛，該公司董事長。

　　委托代理人吳亞聯(lián)，男，漢族，1952年9月4日出生，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路5棟206號，上海三大國際服飾有限公司職工。

　　委托代理人尤明，上海市華誠律師事務(wù)所律師。

　　上訴人（原審被告）上海三大國際服飾有限公司，住所地：上海市盧灣區(qū)淮海中路街道合肥路289弄1號B幢1003室。

　　法定代表人王保剛，該公司董事長。

　　委托代理人吳亞聯(lián)，男，漢族，1952年9月4日出生，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路5棟206號，上海三大國際服飾有限公司職工。

　　委托代理人尤明，上海市華誠律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心，住所地：北京市朝陽區(qū)十八里店供銷社院內(nèi)。

　　法定代表人吳健，該公司執(zhí)行董事。

　　委托代理人劉崇恩，山東平正大律師事務(wù)所律師。

　　上訴人蘇州三大制衣有限公司（以下簡稱蘇州三大公司）、上海三大國際服飾有限公司（以下簡稱上海三大公司）商標侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第一中級人民法院（2003）滬一中民五（知）初字第77號民事判決，向本院提起上訴。本院于2004年5月9日受理后，依法組成合議庭，于2004年6月4日公開開庭審理了本案。上訴人蘇州三大公司和上海三大公司的委托代理人吳亞聯(lián)、尤明，被上訴人北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心（以下簡稱昊翔公司）的委托代理人劉崇恩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審法院經(jīng)審理查明，武漢市吳健高級服飾有限責任公司（以下簡稱吳健公司）于1997年5月28日經(jīng)核準取得第1015514號注冊商標專用權(quán)，該商標為帶字體的英文“Top Star”，核定使用商品類別為第25類服裝商品，注冊有效期至2007年5月27日。

　　2000年1月28日，吳健公司與北京雨柔商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱雨柔公司）簽訂《技術(shù)服務(wù)及商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定吳健公司以人民幣10萬元將第1015514號注冊商標轉(zhuǎn)讓給雨柔公司。同年2月10日，雙方又簽訂《商標轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議》，約定系爭商標自核準轉(zhuǎn)讓之日起，商標轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益均歸雨柔公司所有，并由其全權(quán)負責處理商標侵權(quán)事宜。

　　2000年10月10日，吳健公司向蘇州市太倉工商行政管理局（以下簡稱太倉工商局）請求查處蘇州三大公司生產(chǎn)、出口侵犯“Top Star”商標專用權(quán)的行為。該局調(diào)查顯示，1999年8月至2000年1月，蘇州三大公司生產(chǎn)并向波蘭出口“TOP STAR”男式襯衫總計124，992件，總額折合人民幣3，932，755元。同年12月8日，該局作出《行政處罰決定書》，認定蘇州三大公司自 1999年8月起，未經(jīng)商標注冊人許可在其加工生產(chǎn)的襯衫上使用與注冊商標近似的“TOPSTAR”商標，并據(jù)此決定責令蘇州三大公司停止加工生產(chǎn)侵權(quán)襯衣，罰款10萬元上繳國庫。蘇州三大公司于當日繳納了罰款。

　　2000年11月28日，國家工商行政管理局商標局（后變更名稱為“國家工商行政管理總局商標局”，以下統(tǒng)一簡稱為“國家商標局”）核準雨柔公司受讓系爭商標。

　　2001年8月7日，蘇州市公證處應(yīng)雨柔公司的申請，指派公證員至位于上海市虹橋路1號的富安百貨四樓“SANDA”號柜，現(xiàn)場監(jiān)督雨柔公司的委托代理人購買二件“TOP STAR”襯衣，單價均為人民幣150元，該公證處對所購物品進行了封存并出具了《公證書》。

　　2001年10月18日，原告法定代表人吳健以原告的名義與雨柔公司簽訂《商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定雨柔公司將第1015514號注冊商標轉(zhuǎn)讓給原告，轉(zhuǎn)讓費為雨柔公司訴蘇州三大公司商標侵權(quán)案賠償額的30%.自核準轉(zhuǎn)讓之日起，商標轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益均歸受讓人所有。由于當時原告尚未設(shè)立，該協(xié)議還約定：原告“正式成立后，本協(xié)議蓋章正式生效”。2002年1月15日，原告正式成立。同年5月28日，國家商標局核準原告受讓系爭商標。

　　被告上海三大公司于2000年3月與富安百貨（徐匯店）簽訂《設(shè)柜承諾書》，在該店四樓設(shè)立“三大/SANDA”品牌專柜，以代銷方式經(jīng)營“男休閑（服裝）”。2002年8月22日，原告的委托代理人在上海三大公司位于富安百貨的柜臺購買了二件襯衫，單價均為人民幣150元，品牌分別為“TOP STAR”和“TOM STAR”。兩被告均確認這些服裝是由蘇州三大公司生產(chǎn)、上海三大公司銷售的。

　　一審訴訟中，原告持原審法院簽發(fā)的調(diào)查令至富安百貨調(diào)查取證，該公司出具的銷售額統(tǒng)計顯示，2000年4月至2002年10月上海三大公司在富安百貨的銷售總額為人民幣230，431.80元。此外，富安百貨提供的廠商對帳單顯示，2002年10月份上海三大公司的銷售凈利潤為人民幣 6，939.85元。

　　另查明，2002年7月18日，雨柔公司向蘇州市中級人民法院（以下簡稱蘇州中院）申請撤回2001年其對蘇州三大公司提起的商標侵權(quán)訴訟，該院于當月30日作出準許撤訴的裁定。

　　原審法院認為，原告訴稱的兩被告侵權(quán)行為的期間跨越2001年修改的《中華人民共和國商標法》施行之日，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問題的解釋》第九條的規(guī)定，本案應(yīng)當分別適用修改前、后的《中華人民共和國商標法》。

　　本案當事人的爭議主要在于以下四個方面：

　　第一，原告主張保護的第1015514號注冊商標的保護范圍。原告提供的商標注冊證、《關(guān)于第1015514號“TOP STAR”注冊商標繼續(xù)有效的決定》以及原審法院調(diào)取的商標檔案均來源于國家商標局，是對注冊商標的名稱、文字內(nèi)容及注冊、轉(zhuǎn)讓情況的最具權(quán)威的證明文件?！吨R產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案證書》也能夠間接印證系爭注冊商標的要素組成。上述證據(jù)顯示，原告的商標為帶字體的英文文字商標，商標檔案等表明其文字組合為 “Top Star”，意為“頂級明星”，符合一般的英文文字習慣。兩被告堅持認為系爭商標的文字組合并非如原告所主張，但其提供的證據(jù)無一來源于權(quán)威機構(gòu)，且其所主張的文字組合也不符合英文文字習慣，故原審法院對兩被告的這一辯解不予采信。據(jù)此，原審法院認定系爭的第1015514號注冊商標的文字組合為“Top Star”。

　　第二，原告是否合法取得“Top Star”注冊商標的權(quán)利。從原告提供的二份由國家商標局頒發(fā)的《核準轉(zhuǎn)讓商標證明》來看，能夠清楚地證明系爭商標兩次轉(zhuǎn)讓均已得到國家商標局核準，目前原告是該注冊商標的權(quán)利人；原告同時也提供證據(jù)證明系爭注冊商標轉(zhuǎn)讓的合同依據(jù)及其履行情況，可以印證該商標的轉(zhuǎn)讓過程。被告還以原告的注冊商標停止使用三年以上為由提出該商標應(yīng)予撤銷，但由于撤銷注冊商標并非法院職權(quán)范圍，兩被告又未舉證證明系爭注冊商標已經(jīng)被撤銷，故原審法院對其這一辯解同樣不予采信。據(jù)此可以認定，原告合法受讓“Top Star”注冊商標，其在核定的服裝商品范圍內(nèi)對該商標所享有的專用權(quán)受到法律保護。此外，系爭注冊商標兩次轉(zhuǎn)讓中均約定受讓人自核準轉(zhuǎn)讓之日起獲得該商標轉(zhuǎn)讓前后的所有權(quán)益，故原告亦有權(quán)對其獲得該商標權(quán)利之前的侵權(quán)行為主張保護。由于系爭注冊商標原權(quán)利人雨柔公司曾于2001年向蘇州中院起訴，請求追究被告蘇州三大公司侵犯系爭注冊商標專用權(quán)之責任，造成訴訟時效的中斷，原告的本次起訴仍然在訴訟時效期間內(nèi)，應(yīng)予保護。

　　第三，被告蘇州三大公司的行為是否侵犯原告的商標專用權(quán)。被告蘇州三大公司從1999年8月起生產(chǎn)帶有“TOP STAR”商標的襯衫，將這些襯衫銷售到上海并出口海外。將被告使用的該商標與原告注冊商標進行比對，被告的“TOP STAR”與原告的“Top Star”僅字體和大小寫不同，文字組合則完全一致，兩個商標在讀音、含義上也完全相同，屬近似商標。由于同樣使用于服裝商品上，容易使相關(guān)公眾認為被告所使用的這兩個商標就是原告擁有的系爭注冊商標或與之存在某種關(guān)系，從而造成公眾對商品來源的混淆。被告蘇州三大公司辯稱，其以定牌加工方式為國外公司生產(chǎn)“TOP STAR”服裝且全部出口，但其所提供的證據(jù)因形式要件的瑕疵而不能被采信。此外，被告蘇州三大公司對太倉工商局認定其商標侵權(quán)的處罰決定并未提出復(fù)議及行政訴訟，且已經(jīng)繳納了罰款，說明其已經(jīng)認可了侵權(quán)事實。因此，被告蘇州三大公司的行為構(gòu)成對原告“Top Star”注冊商標專用權(quán)的侵害，依法應(yīng)當承擔相應(yīng)的法律責任。原告還主張被告蘇州三大公司生產(chǎn)的帶有“TOM STAR”商標的服裝侵犯了原告的商標權(quán)，但被告商標的“TOM STAR”與原告的“Top Star”的字母組合、文字大小寫及字體均不相同，讀音上存在差異，且含義也各不相同，故兩商標尚不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾的誤認，不構(gòu)成近似商標。

　　第四，被告上海三大公司的行為是否侵犯原告的商標專用權(quán)。早在2001年8月，上海三大公司就已經(jīng)在上海富安百貨租賃柜臺銷售“TOP STAR”品牌襯衫，到2002年8月，其被發(fā)現(xiàn)仍在銷售“TOP STAR”品牌的襯衫。由于被告上海三大公司與蘇州三大公司均確認前者在上海銷售的是后者提供的出口剩余產(chǎn)品，且兩被告的法定代表人為同一人，故在蘇州三大公司2000年12月受到工商部門處罰時，上海三大公司就應(yīng)當知道其所銷售的上述品牌襯衫系侵犯他人注冊商標專用權(quán)的商品。被告上海三大公司雖然辯稱蘇州三大公司被工商部門處罰后未繼續(xù)供應(yīng)其系爭服裝，原告買到的仍是庫存產(chǎn)品，但由于上海三大公司的銷售持續(xù)時間較長，其又未對此辯解提供相應(yīng)的證據(jù)，原審法院對其這一辯解不予采信。上海三大公司應(yīng)當知道其所銷售的“TOP STAR”品牌的襯衫是侵犯他人商標權(quán)的產(chǎn)品而仍然長期銷售，其行為顯然構(gòu)成對原告“Top Star”注冊商標專用權(quán)的共同侵害，被告蘇州三大公司應(yīng)當就其銷售侵權(quán)產(chǎn)品的行為與被告上海三大公司承擔共同侵權(quán)的民事責任。原告請求兩被告共同賠償其經(jīng)濟損失人民幣250萬元，原審法院認為，原告主張的兩被告利潤率均僅基于推測，并無相應(yīng)證據(jù)予以證明，故原審法院對原告提出的索賠數(shù)額難以支持。由于兩被告也未能充分證明其各自的侵權(quán)所得利潤，故原審法院根據(jù)業(yè)已查實的兩被告分別生產(chǎn)、銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量和銷售額，綜合考慮兩被告侵權(quán)行為的性質(zhì)、期間、后果等因素，對兩被告應(yīng)當承擔的賠償數(shù)額予以酌情確定。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國商標法》（1993年修正）第三十八條第（1）項、第（3）項，《中華人民共和國商標法》（2001年修正）第五十二條第（一）項、第（二）項、第五十六條第二款，以及《中華人民共和國商標法實施細則》（1999年第四次修正）第四十一條第（1）項的規(guī)定，判決：一、被告蘇州三大制衣有限公司、上海三大國際服飾有限公司立即停止對原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心“Top Star”注冊商標（第1015514號）專用權(quán)的侵害；二、被告蘇州三大制衣有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心經(jīng)濟損失人民幣480，000元；三、被告上海三大國際服飾有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心經(jīng)濟損失人民幣 20，000元，被告蘇州三大制衣有限公司對此承擔連帶賠償責任。本案受理費人民幣22，510元，由原告北京東方昊翔服裝版型設(shè)計中心負擔人民幣 9，000元，被告蘇州三大制衣有限公司負擔人民幣13，000元，被告上海三大國際服飾有限公司負擔人民幣510元。

　　審 判 長 ?朱 丹

　　代理審判員 ?王 靜

　　代理審判員 ?張曉都

　　二OO四年七月三十日

　　書 記 員 ?范雯霞