廣東省高級(jí)人民法院
民事判決書
(2006)粵高法民三終字第283號(hào)

上訴人（原審被告）：佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司（下稱新順南公司），住所地佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗石碣村(南國(guó)桃園西門對(duì)面)。
??? 法定代表人：關(guān)慶添，該公司總經(jīng)理。
委托代理人：謝文、孫春林，廣東禪正律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審原告）：蒲鼎新，男，漢族，1 9 7 4年8月1 7日出生，住佛山市禪城區(qū)江灣三路13號(hào)。
委托代理人：陳建南，廣東古今來律師事務(wù)所律師。
委托代理人：何俊，廣東古今來律師事務(wù)所律師。
??? 被上訴人（原審原告）：佛山市金百陶建材有限公司（下稱金百陶公司），住所地佛山市禪城區(qū)江灣一路弼塘工商業(yè)區(qū)2 9號(hào)之一興業(yè)大廈4樓。
??? 法定代表人：柳偉峰，該公司總經(jīng)理。
??? 委托代理人：陳建南，廣東古今來律師事務(wù)所律師。
??? 委托代理人：何俊，廣東古今來律師事務(wù)所職員。
上訴人新順南公司因與被上訴人蒲鼎新、金百陶公司專利侵權(quán)一案，不服佛山市中級(jí)人民法院（2005）佛中法民三初字第479號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院經(jīng)審理查明：蒲鼎新于2 0 0 3年1 2月1 6日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了名稱為“瓷磚”的外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)并于2 0 04年8月2 5日獲得授權(quán)，專利號(hào)為ZL200330126405．2。該外觀設(shè)計(jì)專利在專利公報(bào)上由六視圖構(gòu)成，但其設(shè)計(jì)要部為主視圖，主要特征為：瓷磚為長(zhǎng)條矩形形狀，表面為木紋紋理圖案，且木紋紋理趨向于右邊，紋理之間結(jié)合緊密。該專利現(xiàn)處于有效狀態(tài)。
??? 2004年9月1日，蒲鼎新作為許可方與被許可方金百陶公司簽訂《協(xié)議書》，約定蒲鼎新許可金百陶公司在中國(guó)境內(nèi)排他實(shí)施“瓷磚”外觀設(shè)計(jì)專利(專利號(hào)為ZL200330126405．2)。并且，雙方還約定任何一方發(fā)現(xiàn)第三方侵犯許可方的專利權(quán)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，由許可方與侵權(quán)方進(jìn)行交涉，或雙方共同負(fù)責(zé)向?qū)＠芾頇C(jī)關(guān)提出請(qǐng)求或向人民法院提起訴訟。
??? 2005年9月5日，原審法院根據(jù)申請(qǐng)人蒲鼎新、金百陶公司的訴前證據(jù)保全、訴前財(cái)產(chǎn)保全和訴前禁令申請(qǐng)，作出(2005)佛中法民三訴前禁字第15—1號(hào)證據(jù)保全裁定和(2005)佛中法民三訴前禁字第15-2號(hào)財(cái)產(chǎn)保全裁定，并依據(jù)此兩份裁定對(duì)被申請(qǐng)人新順南公司進(jìn)行了證據(jù)保全和財(cái)產(chǎn)保全，依法扣押型號(hào)分別為KJM4301、KJM4303的陶瓷木紋磚樣品各一箱并查封KJM4301瓷磚三十二托 (每托7 2箱，每箱2O塊)和KJM4303二千箱(每箱2 O塊)瓷磚。該兩款瓷磚表面圖案相同，僅顏色不同，但均為長(zhǎng)條矩形形狀，表面同樣為木紋紋理狀圖案，且木紋紋理也趨向于右邊，紋理之間結(jié)合緊密，與外觀設(shè)計(jì)專利主要區(qū)別之處在于個(gè)別紋理有細(xì)微的不同排列，除此之外基本相同。在庭審過程中，新順南公司承認(rèn)被控兩款產(chǎn)品的主視圖與本案外觀設(shè)計(jì)專利有相似之處，但條紋有不一致之處。
??? 2005年9月8日，新順南公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出涉案專利的無效宣告請(qǐng)求，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)于次日準(zhǔn)予受理。
另查明：金百陶公司為本案訴訟向廣東古今來律師事務(wù)所支付律師費(fèi)20000元。
??? 原審法院經(jīng)審理認(rèn)為：百陶公司于2005年12月1日向原審法院提交了反訴狀，稱兩原告專利應(yīng)屬無效，卻向法院申請(qǐng)?jiān)V前責(zé)令停止侵犯專利權(quán)行為并被法院裁定執(zhí)行，致使其不能如期履行合同且導(dǎo)致其兩款產(chǎn)品停產(chǎn)，給其造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，要求法院判令蒲鼎新、金百陶公司賠償經(jīng)濟(jì)損失287735元并承擔(dān)案件全部訴訟費(fèi)。原審法院于庭審時(shí)當(dāng)庭告知其可以另案起訴，在本案中不予合并審理。
??? 關(guān)于焦點(diǎn)一，即金百陶公司的訴權(quán)問題。新順南公司稱由于蒲鼎新與金百陶公司之間的排他實(shí)施許可合同書未在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案，其專利許可行為未發(fā)生法律效力，故金百陶公司根本無訴權(quán)。因《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條第二款所針對(duì)的僅為法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的合同，而《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第十五條第二款僅規(guī)定專利實(shí)施可合同應(yīng)當(dāng)備案，備案與批準(zhǔn)、登記是兩個(gè)不同的概念，兩者存在質(zhì)的不同，且專利權(quán)屬于私權(quán)，私權(quán)的流轉(zhuǎn)在不違反國(guó)家法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定時(shí)均為有效，故專利實(shí)施許可合同是否備案不影響其合同的效力。換言之，金百陶公司依據(jù)專利許可實(shí)施合同享有本案的訴權(quán)，法院對(duì)新順南公司的辯解不予采信。
??? 關(guān)于焦點(diǎn)二，即蒲鼎新專利新穎性問題。蒲鼎新專利經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依法授予后，按照規(guī)定交納了年費(fèi)，期間未被宣告無效，現(xiàn)處于有效狀態(tài)。新順南公司認(rèn)為新順南公司專利屬于進(jìn)入公共領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，并提供了一系列的證據(jù)予以證明。新順南公司稱，吉林省延吉二和陶瓷有限公司已失效的外觀設(shè)計(jì)專利(專利號(hào)為993O3755．O)與本案專利屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)，其失效后任何人均可使用，涉案專利不應(yīng)被授予專利權(quán)，因該引證專利與爭(zhēng)議專利相比，兩者木紋紋理的疏密程度和由此形成的圖案明顯不同，因此不構(gòu)成近似的設(shè)計(jì)，原審法院對(duì)新順南公司此辯解不予采信。新順南公司又稱，其提供的順德市榮高陶瓷有限公司產(chǎn)品目錄(2O02年)、晉江市恒達(dá)陶瓷有限公司產(chǎn)品目錄[2O01年-2002年(一期)]、廣東省佛陶集團(tuán)股份有限公司石灣美術(shù)陶瓷廠有限公司(2O02年、2OO3年)產(chǎn)品目錄及其20O1、2O02、2OO3年銷售發(fā)票等構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)公開中的兩種形式，即出版物公開和使用公開，足以破壞專利的新穎性，因兩種公開方式的前提是被公開資料或被公開實(shí)物等證據(jù)的真實(shí)性，而蒲鼎新對(duì)新順南公司上述證據(jù)的真實(shí)性持異議，新順南公司又無其他證據(jù)佐證，且現(xiàn)有證據(jù)無法證明銷售發(fā)票與實(shí)物之間的關(guān)聯(lián)性，故對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性不予確認(rèn)，對(duì)新順南公司關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)公開的主張不予采信。新順南公司還稱，專利號(hào)為96119112．O的廣東省佛陶集團(tuán)股份有限公司石灣美術(shù)陶瓷廠有限公司“一種陶瓷木紋磚的成型方法”發(fā)明從 1996年至今一起在實(shí)施，也構(gòu)成使用公開，因該專利為方法發(fā)明專利，保護(hù)的是一種技術(shù)方案，其實(shí)施例中并無描述本案專利技術(shù)特征的圖案或者足以表達(dá)涉案專利技術(shù)特征的技術(shù)用語，且銷售發(fā)票與實(shí)物之間的關(guān)聯(lián)性也無證據(jù)證明，故對(duì)新順南公司此辯解同樣不予采信。新順南公司再稱，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《審查指南》第一部分第三章第4．4．3之(7)規(guī)定，以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設(shè)計(jì)屬于不給予外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的客體，因該木紋圖案雖屬于自然物原有形狀，但涉案專利將自然物原有的形狀移用至能應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)并形成批量生產(chǎn)的瓷磚領(lǐng)域，此種移用或者說設(shè)計(jì)本身就具有一定的新穎性，也能產(chǎn)生一定的美感，故涉案專利符合專利法關(guān)于外觀設(shè)計(jì)應(yīng)該具備的要件，對(duì)新順南公司的辯解亦不予采信。至于新順南公司稱涉案專利不具有創(chuàng)造性，因《中華人民共和國(guó)專利法》第二十三條和《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第二條第三款僅規(guī)定外觀設(shè)計(jì)必須具備新穎性、實(shí)用性和美感，并未要求其必須具備創(chuàng)造性，故對(duì)此辯解不予采信。

??? 關(guān)于焦點(diǎn)三，即侵權(quán)與否問題。蒲鼎新、金百陶公司申請(qǐng)的“瓷磚”外觀設(shè)計(jì)專利經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依法授權(quán)，應(yīng)受法律保護(hù)。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。將新順南公司制造的KJM43O1、KJM43O3兩款陶瓷木紋磚與專利相比，不僅KJM43O1、KJM43O3的俯視圖、左右視圖與專利的相應(yīng)部分相同，而且該兩款產(chǎn)品的主視圖也表現(xiàn)出瓷磚為長(zhǎng)條矩形形狀，表面為木紋紋理圖案且木紋紋理趨向右邊，紋理之間結(jié)合緊密的特征，被控產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要部亦與專利產(chǎn)品設(shè)計(jì)要部基本相同。因此，應(yīng)認(rèn)定兩者為相近似的外觀設(shè)計(jì)，被控KJM4301、KJM4303兩款陶瓷木紋磚落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。由于新順南公司上述抗辯理由均不成立，故新順南公司制造、銷售被控產(chǎn)品的行為構(gòu)成侵權(quán)。
關(guān)于焦點(diǎn)四，即法律責(zé)任問題。新順南公司未經(jīng)蒲鼎新、金百陶公司許可，以經(jīng)營(yíng)為目的，生產(chǎn)銷售落入原告專利保護(hù)范圍的KJM43 01、KJM4303兩款陶瓷木紋磚，其行為違反了《中華人民共和國(guó)專利法》第十一條第二款“外觀設(shè)計(jì)專利被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品之規(guī)定，構(gòu)成對(duì)原告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的侵犯，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。據(jù)此，蒲鼎新、金百陶公司要求新順南公司停止生產(chǎn)、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，銷毀庫(kù)存侵權(quán)產(chǎn)品并賠償經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)調(diào)查費(fèi)用的訴訟請(qǐng)求合法有據(jù)，予以支持。至于賠償額，因原告沒有提供新順南公司獲利情況證據(jù)，也沒有提供其因侵權(quán)行為所受損失之證據(jù)，故根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)、侵權(quán)時(shí)間和范圍、庫(kù)存侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量及權(quán)利人因調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費(fèi)用等一并酌定賠償數(shù)額。蒲鼎新、金百陶公司還要求新順南公司在相關(guān)媒體上公開賠禮道歉、消除影響，因?qū)＠謾?quán)糾紛屬財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛，且蒲鼎新、金百陶公司沒有提供證據(jù)證明新順南公司的侵權(quán)行為對(duì)其商譽(yù)造成影響，故蒲鼎新、金百陶公司該訴請(qǐng)不予支持。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十四條第一款第(一)、(七)項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)專利法》第十一條第二款、第五十六條第二款，最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條、第二十二條之規(guī)定，判決如下：一、被告佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司在本判決發(fā)生法律效力之日起立即停止制造、銷售侵犯原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司專利號(hào)為ZL2OO330126 405．2的“瓷磚”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的KJM4301、KJM4303兩款陶瓷木紋磚。二、被告佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司在本判決發(fā)生法律效力之日起立即銷毀侵犯原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司專利號(hào)為ZL2O033O1264O5．2的“瓷磚”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的 KJM43O1、KJM43O3兩款陶瓷木紋磚庫(kù)存產(chǎn)品。三、被告佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司在本判決發(fā)生法律效力后1 0日內(nèi)賠償原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣1OOOOO元。逾期履行，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期商業(yè)貸款利率加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。四、駁回原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司其他訴訟請(qǐng)求。本案案件受理費(fèi)1121O元，訴前財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)3020元，訴前禁令受理費(fèi)1OOO 元，由原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司承擔(dān)1210元，佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司承擔(dān)本案案件受理費(fèi)1OOOO元、訴前財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)302O元和訴前禁令受理費(fèi)1OOO元。因上述款項(xiàng)已由原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司預(yù)付，被告佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司應(yīng)在履行上述判決確定的債務(wù)時(shí)一并逕付原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司，本院不再作收退。
新順南公司不服一審判決，向本院提起上訴認(rèn)為：1、原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。有吉林省延吉二和陶瓷有限公司的外觀專利以及廣東佛陶集團(tuán)股份有限公司石灣美術(shù)陶瓷廠的專利以及銷售發(fā)票等證據(jù)證明蒲鼎新的專利喪失新穎性。根據(jù)外觀專利相同和近似的判斷原則，蒲鼎新的專利不應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。2、原審判決程序違法。本案應(yīng)當(dāng)中止訴訟。新順南公司在答辯期內(nèi)已經(jīng)提出無效宣告申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)中止訴訟。而且原審法院應(yīng)當(dāng)受理新順南公司的反訴請(qǐng)求。3、原審判決對(duì)訴訟費(fèi)的分擔(dān)明顯錯(cuò)誤。4、本案蒲鼎新的專利已經(jīng)被宣告無效，其已經(jīng)失去了權(quán)利基礎(chǔ)。新順南公司上訴請(qǐng)求：撤銷原審判決，駁回蒲鼎新、金百陶公司的訴訟請(qǐng)求。
蒲鼎新、金百陶公司答辯認(rèn)為：1、原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚。新順南公司提供的吉林省延吉二和陶瓷有限公司的外觀專利以及廣東佛陶集團(tuán)股份有限公司石灣美術(shù)陶瓷廠的專利以及銷售發(fā)票等證據(jù)，并不能否定本案專利的有效性。2、原審判決程序合法，適用法律正確。本案無須中止訴訟，也不必將新順南公司的反訴請(qǐng)求與本案一并審理。原審判決正確，請(qǐng)求予以維持。
本院經(jīng)審理查明：原審認(rèn)定事實(shí)屬實(shí)，雙方當(dāng)事人沒有異議，本院予以確認(rèn)。
另查明：2005年9月26日，蒲鼎新、金百陶公司向佛山市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令新順南公司：1、立即停止生產(chǎn)銷售侵權(quán)產(chǎn)品。2、銷毀庫(kù)存侵權(quán)產(chǎn)品。3、在《佛山日?qǐng)?bào)》上公開賠禮道歉、消除影響。4、賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬元，律師費(fèi)2萬元，合計(jì)52萬元。5、承擔(dān)本案全部瑣事能夠費(fèi)用。
還查明：2006年6月28日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出第8460號(hào)《無效宣告請(qǐng)求審查決定》，宣告蒲鼎新本案所涉專利權(quán)全部無效。蒲鼎新對(duì)該決定不服，已經(jīng)向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。經(jīng)庭審質(zhì)證，雙方當(dāng)事人對(duì)前述事實(shí)沒有異議。
本院認(rèn)為：本案所涉ZL200330126405.2 號(hào)“瓷磚”外觀設(shè)計(jì)專利,是蒲鼎新2003年12月16日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出申請(qǐng)，并于 2004年8月25日獲授權(quán)并公告的。在本案一審期間，該專利處于合法有效狀態(tài)，故專利權(quán)人蒲鼎新以新順南公司侵犯其專利權(quán)為由，向原審法院提起訴訟，原審法院根據(jù)當(dāng)時(shí)該專利的權(quán)利狀況進(jìn)行判決并無不當(dāng)。但鑒于本案二審期間，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)已經(jīng)作出決定，宣告蒲鼎新本案所涉專利權(quán)全部無效。根據(jù)我國(guó)專利法第四十七條的規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。因此，蒲鼎新的本案所涉專利被宣告無效后，應(yīng)當(dāng)視為自始即不存在。蒲鼎新請(qǐng)求判令新順南公司停止侵權(quán)并承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任已經(jīng)失去權(quán)利基礎(chǔ)。因此，新順南公司以本案二審期間出現(xiàn)的新的事實(shí)為依據(jù)，請(qǐng)求本院撤銷原審判決，理由充分，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十一條第一款第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)專利法》第四十七條第一款規(guī)定，判決如下：
一、撤銷佛山市中級(jí)人民法院（2005）佛中法民三初字第479號(hào)民事判決。
二、駁回駁回原告蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司的訴訟請(qǐng)求。
本案一、二審案件受理費(fèi)人民幣22420元，訴前財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)3020元，訴前禁令受理費(fèi)1OOO元，共計(jì)人民幣26440元，由蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司共同負(fù)擔(dān)。佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司向本院預(yù)交案件受理費(fèi)人民幣11210元，由蒲鼎新、佛山市金百陶建材有限公司在本判決生效后十日內(nèi)直接支付給佛山市南海區(qū)新順南陶瓷有限公司，本院預(yù)收部分不再清退。
本判決為終審判決。
???
審　判　長(zhǎng)　林廣海
審　判　員　王恒
代理審判員　歐修平

二○○六年九月十五日

書　記　員　林恒春